“發明所要解決的技術問題”是《專利法實施細則》第十七條規定的說明書中需記載的發明內容,其與《專利法》二十六條關系緊密,但卻往往得不到應有的重視。在本系列文章中,筆者將通過對兩個有關專利確權程序的行政案件和一個復審案件的研究,探討撰寫申請文件中“發明解決的技術問題”部分時應該注意的問題。
本系列文章共分三篇,將分別論述:
“發明所要解決的技術問題”是確權案件中判斷“所屬技術領域的技術人員能夠實現”的必要因素
案例:最高人民法院(2014)行提字第8號
中華人民共和國國家知識產權局專利復審委員會、北京嘉林藥業股份有限公司發明專利權無效行政糾紛案本案中,最高人民法院針對“發明解決的技術問題”有如下論述:“專利法第二十六條第三款規定:‘說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。’根據該條規定,‘作出清楚、完整的說明’和‘能夠實現’的對象是發明或實用新型,因此應該首先明確發明或實用新型是什么,然后看說明書是否對該發明或實用新型作出了清楚、完整的說明,所屬技術領域的技術人員根據說明書的內容是否能夠實現該發明或實用新型......本專利說明書應對上述權利要求所限定的發明內容進行清楚、完整的說明,以本領域技術人員根據說明書公開的內容能夠實現為準。
而‘能夠實現’,參照審查指南的規定,是指本領域技術人員根據說明書公開的內容,能夠實現發明的技術方案,解決其技術問題,并且產生預期的技術效果。
也就是說,必須是能夠實現技術方案,解決技術問題,產生預期效果三者同時滿足,才符合專利法第二十六條第三款的規定。
可見,在判斷是否符合專利法第二十六條第三款的規定時,需要考慮發明解決的技術問題,如果說明書給出了技術手段,但本領域技術人員采用該手段不能解決發明所要解決的技術問題,同樣不符合專利法第二十六條第三款的規定。”
通過上述判決書可知,司法機關認為“所屬技術領域的技術人員能夠實現”應包括兩個層次的要求:其一,說明書給出了技術手段,本領域技術人員可以實現;其二,本領域技術人員采用該手段能夠解決發明所要解決的技術問題。
因此,在撰寫專利申請文件時,撰寫人應充分考慮“發明解決的技術問題”與說明書中具體實施方式邏輯上的對應性。申請文件撰寫人應當對以下問題做出準確判斷:本領域技術人員采用具體實施方式中的具體技術手段是否能夠解決發明所要解決的技術問題。如果判斷結果為不能,則撰寫人應對具體實施方式部分或者發明解決的技術問題部分進行修改,直到可以滿足前述的兩個要求為止。