《高等學校知識產權管理規范（GB/T 33251-2016）》
7.1.1 選題
選題階段的知識產權管理包括∶
a） 建立信息收集渠道，獲取擬研究選題的知識產權信息;
b） 對信息進行分類篩選和分析加工，把握技術發展趨勢，確定研究方向和重點。
今天的案例表明，當存在遺漏或者部分瑕疵時，專利復審決定可被部分撤銷。當然，這一有利于申請人的結果發生的前提是專利應具有或部分應具有足夠的創造性，這就離不開選題時的深思熟慮和對專利信息——技術文件和判例的巧妙使用。
背景信息
某大學申請了一項專利。
國家知識產權局對此項專利申請的復審決定書中表述到“基于類似（類似權利要求3）的理由”，認定權利要求4沒有創造性。
某大學認為國家知識產權局的復審決定書遺漏了對權利要求4的創造性的評述，至少應當予以部分撤銷。
國家知識產權局認為其已對權利要求4作出評述。即便該評述存在瑕疵，也不影響被訴決定基于其他權利要求不具備創造性而維持駁回決定的整體結論。1.從專利授權程序的目的理解，需要確保進行公告授權的專利申請的所有權利要求均符合授權條件，專利行政審查實踐采用整體授權。2.專利實質審查與復審審查是一種否定性審查，不會對發明專利申請文件中未發現不符合《中華人民共和國專利法》（以下簡稱專利法）和《中華人民共和國專利法實施細則》（以下簡稱專利法實施細則）有關規定的內容給予積極的確認。3.專利授權行政程序與專利確權行政程序的性質不同，專利授權行政程序針對的是“專利申請”，是一個整體，審查決定結果不能切分。4.從保障專利申請人權益的角度來理解，其可以通過分案申請的途徑實現救濟。5.專利申請人在駁回決定以及復審決定作出前均有機會對專利申請文件進行修改，且審查員與申請人對于專利申請文件的修改可以有多種溝通方式，但依職權修改存在嚴格限制，亦與審查實踐不符。
裁定書（節選）要點：
本院認為，本案的爭議焦點在于本申請是否具備專利法第二十二條第三款規定的創造性。具體包括以下三個爭議問題：被訴決定關于區別技術特征的認定是否錯誤；對比文件1是否給出了區別技術特征的技術啟示；被訴決定是否遺漏對權利要求4的評述以及是否可以因此判決部分撤銷。
……
關于被訴決定因遺漏對部分權利要求的評述是否可以予以部分撤銷。
首先，被訴決定關于專利申請每個權利要求的審查和評述是可分的。根據《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條的規定，在行政決定可分的情況下，人民法院可以依法判決部分撤銷被訴決定。專利權利要求或者權利要求中的技術方案是專利授權確權的最小單元，各權利要求或者權利要求中的技術方案具有相對獨立性。如果專利申請駁回復審決定針對各個權利要求或者技術方案分別進行了評述，其原則上是可分的，因而可以被部分撤銷。
其次，所謂“整體駁回”系專利審查實踐中的做法，其并不構成被訴決定不能部分撤銷的法律理由。當專利審查員遺漏對部分權利要求的審查或者審查錯誤，而該部分權利要求符合專利授權條件時，如果僅因“整體駁回”的實踐做法而駁回專利申請人的合理請求，進而整體維持復審決定，對于專利申請人來說難謂公平。專利申請人由此無法獲得再次修改權利要求書的機會，不能就其做出技術貢獻且符合授權條件的技術方案獲得專利授權，不利于充分激勵創新。從專利法鼓勵發明創造的立法宗旨出發，應當給予專利申請人再次修改權利要求書的機會。
再次，雖然專利人可以對具有授權前景的該部分權利要求提出分案申請，但是此種情況下的分案申請作用有限，不能解決“整體駁回”所帶來的全部問題。分案申請適用于同一個專利申請包含多個發明構思的情形，用分案申請方式彌補“整體駁回”這一實踐做法對專利申請人的不利影響，這種適用方式并非分案申請制度的初衷。同時，雖然專利申請人在行政訴訟期間仍然可以提交分案申請，但在行政訴訟程序完結前，專利申請人通常難以預期人民法院會認定哪一項或者哪幾項權利要求符合專利授權條件或者有授權可能，在此情形下提出分案申請往往缺乏針對性和準確性。
又次，就遺漏或者認定錯誤的部分權利要求判決重新作出復審決定系正當程序要求。針對復審決定未予實質審查或者認定錯誤的專利權利要求，在該權利要求具備授權前景時，人民法院判決就該部分重新作出復審決定，體現了程序公正的法治原則。如果該權利要求符合專利授權條件，亦僅僅是給予當事人修改權利要求的機會；如果當事人堅持不予修改或者放棄獲得授權，其可自愿處分權利，既不影響國家知識產權局依法履行行政職責，又不需要為此單獨設立額外機制或者程序。
最后，判決部分撤銷復審決定并責令重新作出審查決定已有先例。在（2018）最高法行再131號再審申請人施特里克斯有限公司與被申請人國家知識產權局發明專利申請駁回復審行政糾紛一案中，本院以被訴決定關于部分權利要求不具備創造性的認定錯誤為由，撤銷被訴決定。該案與本案情形類似。國家知識產權局已根據本院上述判決重新作出審查決定。
可見，在實務中，國家知識產權局執行人民法院關于部分撤銷被訴決定的判決并不存在行政程序障礙。
因此，被訴決定遺漏對本申請權利要求4創造性的評述，該部分的相關認定結論可以因此被撤銷。
